칼럼
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변리사상담, 특허변리사 선택 전 확인할 3가지
변리사상담을 앞두고 많은 분이 “등록될 수 있을까요?”부터 물으십니다.
그런데 상담에서 먼저 확인할 것은 등록 가능성보다 등록된 권리가 경쟁사의 모방을 실제로 막을 수 있는지입니다.
특허는 등록만 목표로 하면 비교적 쉽게 받을 수 있습니다. 청구범위를 좁게 쓰면 되니까요. 문제는 그렇게 받은 권리가 조금만 형태를 바꾼 경쟁 제품에는 닿지 않을 수 있다는 점이죠.
따라서 대표님들께서 상담에서 확인해야 할 것은 세 가지입니다.
1. 변리사상담에서 내 기술의 핵심을 제대로 찾아내나요?
기술을 정확히 이해하지 못하면 청구범위도 정확하게 설계하기 어렵습니다.
특허의 보호범위는 청구범위에 적힌 내용으로 정해지기 때문입니다.
예를 들어 배터리 냉각 구조를 출원한다고 가정해 보겠습니다.
이 분야를 잘 아는 변리사라면 “냉각 유로의 형상”이 핵심인지, “유로와 셀의 배치 관계”가 핵심인지부터 물어볼 수 있습니다.
이런 질문은 기술을 이해하고 있기에 가능한 질문이죠. 그리고 어느 쪽을 독립항으로 삼느냐에 따라 경쟁사가 회피할 수 있는 여지도 크게 달라집니다.
이런 부분을 변리사상담에서 확인하는 방법은 어렵지 않습니다. 기술 설명을 들은 뒤 변리사가 되묻는 질문을 살펴보시기 바랍니다.
기존 제품과 무엇이 다른지, 이 구성을 빼면 효과가 사라지는지, 경쟁사가 어떤 방식으로 바꿀 수 있는지를 묻는다면 기술을 이해하고 이를 권리로 구체화하는 과정에 있다고 볼 수 있습니다.
2. 핵심 기술을 어떤 권리 범로 설계하려 하나요?
특허를 출원하면 심사관이 선행기술을 근거로 거절이유를 통지하는 경우가 많습니다.
이때 출원인은 의견서로 반박하거나, 청구범위를 줄이는 보정을 통해 등록 가능성을 높이게 되죠.
여기서 중요한 조건이 있습니다.
보정은 처음 제출한 명세서나 도면에 적힌 범위 안에서만 할 수 있습니다.
즉 출원 후 새로운 내용을 덧붙여 거절이유를 피할 수는 없다는 뜻이죠.
그래서 경험 있는 변리사는 변리사상담을 통해 출원 단계에서 이미 ‘물러설 자리’를 만들어 둡니다. 넓은 독립항으로 시작하되, 거절될 경우 결합할 수 있는 구성과 실시예를 종속항과 명세서에 단계적으로 배치하는 방식입니다.
이런 준비가 없다면 거절이유를 받았을 때 핵심 기술까지 줄이는 보정 외에는 선택지가 많지 않을 수 있습니다.
대표님께서도 변리사상담에서 “거절이유가 나오면 어디까지 줄일 수 있고, 어디부터는 지켜야 합니까?”라고 물어보시기 바랍니다.
이 질문에 구체적으로 답하는 변리사라면 등록 이후의 권리범위까지 고려하고 있다고 볼 수 있습니다.
3. 변리사상담에서 등록 이후 활용도 고려하나요?
특허를 등록받는 것과 실제 사업에서 활용할 수 있는 권리를 확보하는 것은 다른 문제입니다.
심사 과정에서 거절이유를 해소하기 위해 청구범위를 줄이는 경우가 있습니다.
이때 중요한 것은 등록을 위해 어느 부분을 포기했는지, 그리고 보정 이후에도 경쟁사의 모방에 대응할 수 있는 권리범위가 남는지입니다.
예를 들어 배터리 냉각 장치의 청구항에 특정 냉각 유로의 형상과 소재, 배치 구조까지 모두 한정했다고 가정해 보겠습니다.
이러한 조건을 추가하면서 선행기술과의 차이가 명확해져 등록 가능성은 높아질 수 있습니다.
하지만 경쟁사가 소재나 유로의 형상을 변경해 비슷한 냉각 효과를 구현한다면 어떨까요?
등록된 청구항의 내용에 따라서는 경쟁사의 제품이 권리범위를 벗어나 침해를 주장하기 어려워질 수 있습니다.
따라서 변리사상담에서는 등록 가능성뿐 아니라, 최종적으로 확보할 권리가 실제 사업에서 어느 정도의 보호 효과를 가질 수 있는지도 확인해야 합니다.
현재 개발한 제품은 물론 향후 개선할 기술이나 경쟁사가 변경할 수 있는 구성까지 함께 살펴봐야 하는 이유입니다.
대표님께서도 상담에서 “경쟁사가 어떤 부분을 바꾸면 우리 특허를 피해 갈 수 있습니까?”라고 질문해 보시기 바랍니다.
이에 대해 예상되는 회피설계와 권리범위의 한계, 이를 고려한 청구항 설계 방향까지 구체적으로 설명하는지 살펴보십시오.
단순히 등록 가능성이 높다는 답변보다, 등록 이후 어떤 상황에서 권리를 행사할 수 있는지까지 설명하는지가 변리사를 선택하는 중요한 기준이 될 수 있습니다.
변리사상담은 등록 가능성을 묻는 자리가 아니라, 등록 이후에 남을 권리의 크기를 정하는 자리입니다.
그만큼 중요한 자리인 만큼 상담 전에 기술 설명 자료나 도면, 시제품 사진, 알고 계신 경쟁 제품이나 유사 특허 정보를 준비해 주시면 대화가 훨씬 구체적으로 진행될 수 있습니다.
만약 이미 제품을 공개하거나 판매하셨다면 그 시점도 함께 알려 주셔야 합니다.
이런 자료를 특허법인 테헤란에 보내 주시면 기술의 핵심 구성이 무엇인지, 선행기술과 비교해 어디까지 권리를 주장할 수 있는지 검토해 드리겠습니다.
언제든 부담 없이 연락해 주시기 바랍니다.
