칼럼
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디자인무효심판 등록된 권리도 다시 다툴 수 있습니다
상대방이 디자인등록을 근거로 제품 판매 중단을 요구하는데, 그보다 먼저 비슷한 제품이 시장에 유통되고 있었다면 어떨까요?
이미 등록된 디자인이라도 일정한 무효 사유가 확인되면 디자인무효심판 청구로 상대방 권리의 유효성을 다시 다툴 수 있습니다.
무효 심결이 확정되면 원칙적으로 해당 디자인권은 처음부터 없었던 것으로 보기 때문에, 상대방이 그 디자인권을 근거로 제기한 주장에도 중요한 변화가 생길 수 있죠.
다만 먼저 판매된 제품이나 비슷한 사진을 찾았다는 사실만으로 무효 여부가 정해지는 것은 아닙니다.
실제로는 상대방 디자인의 출원일, 먼저 공개된 디자인의 내용, 확보한 자료가 언제 어떻게 공개됐는지를 함께 확인해야 하는데요.
특히 이미 판매 중단 요구를 받았거나 경쟁사의 디자인등록 때문에 신제품 출시를 고민하고 있다면, “비슷한 제품이 먼저 있었나?”에서 판단을 끝내서는 부족합니다.
오늘은 특허법인 테헤란이 디자인무효심판 활용이 가능한 경우부터, 검토 전 확인해야 할 핵심 기준까지 빠짐없이 살펴보겠습니다.
1. 등록받은 디자인도 무효가 될 수 있는 이유는 무엇일까요?
디자인권은 출원 당시 갖춰야 할 요건에 문제가 있었다면 이미 디자인등록을 받았더라도 권리의 유효성을 다시 다툴 수 있습니다.
예를 들어 출원 전에 동일하거나 유사한 디자인이 이미 공개되거나 사용됐다면 등록 요건이 문제가 될 수 있죠.
기존에 알려진 디자인을 토대로 쉽게 만들어낼 수 있는 수준인지도 함께 살펴봅니다.
실제로 온라인 판매 페이지나 카탈로그, 해외 쇼핑몰처럼 출원 전에 공개된 자료가 뒤늦게 확인되는 경우도 있는데요.
다만 비슷한 디자인을 찾았다는 사실만으로 무효 여부가 정해지지는 않습니다.
어떤 디자인이 먼저 공개됐는지, 당시 제품 외관을 충분히 확인할 수 있는지, 등록디자인과 어떤 관계가 있는지에 따라 같은 자료도 의미가 달라질 수 있기 때문입니다.
따라서 디자인무효심판 검토에서는 선행 자료의 존재뿐 아니라 그 자료가 실제 무효 사유와 연결될 수 있는지를 함께 확인해야 합니다.
2. 먼저 판매한 자료만으로 디자인등록 무효를 단정하기 어려운 이유는 무엇일까요?
먼저 판매한 사실은 중요한 단서가 될 수 있지만, 그 사실 하나만으로 디자인등록이 무효가 되는 것은 아닙니다.
이 경우에는 판매 이력보다 게시 시점과 당시 공개된 제품 외관을 객관적으로 확인할 수 있는지부터 살펴야 합니다.
인터넷 사진 역시 언제 공개됐는지 확인하기 어렵거나 제품 형태가 충분히 드러나지 않는다면 기대했던 역할을 하지 못할 수 있죠.
신규성으로 디자인무효심판 검토 시 유의하셔야 할 점은, 상대방이 출원 전에 자신의 제품을 공개했다는 자료가 있더라도 무효라고 단정하기는 어렵다는 겁니다.
디자인보호법에는 일정한 요건 아래 공개일부터 12개월 이내의 출원에 대해 신규성 상실의 예외를 인정하는 규정이 있기 때문입니다.
현재 확인된 자료들이 실제 무효 사유와 연결되는지는 자료마다 판단이 달라질 수 있으므로 상대방 디자인등록번호와 선행 자료를 함께 준비해 전문가의 검토를 받아보시는 걸 권장드립니다.
3. 디자인무효심판 진행 전 실익은 확인하셨습니까?
디자인무효심판은 청구서 제출로 끝나는 절차가 아니라 심판을 진행하는 동안 시간과 비용을 투입해야 하는 분쟁 절차입니다.
따라서 섣불리 심판을 청구할 게 아니라 실제로 심판까지 진행해 해당 권리를 없앨 필요가 있는지를 먼저 따져봐야 합니다.
| 현재 상황 | 먼저 확인할 부분 |
|---|---|
| 판매 중단·손해배상 요구를 받은 경우 | 상대방 권리와 현재 제품의 관계, 무효 주장 자료 |
| 경쟁사 등록을 발견한 경우 | 실제 출시·판매에 미치는 영향 |
| 자신의 디자인에 무효심판이 청구된 경우 | 상대방이 제시한 선행 자료와 무효 사유 |
만일 이미 분쟁이 시작됐다면 고려할 필요 없이 대응을 준비해야 하지만, 아직 직접적인 충돌이 없다면 심판 비용과 시간까지 들여 권리를 다툴 실익이 있는지부터 판단할 필요가 있죠.
즉, 디자인무효심판 가능성과 디자인무효심판 진행 필요성은 별개의 문제입니다.
인터넷에서 상대방보다 먼저 공개된 비슷한 제품을 찾았다면 곧바로 상대방의 디자인권을 없애고 싶을 수 있습니다.
그러나 사진 한 장이나 과거 판매 이력만으로 이 결정을 하는 것은 섣부른 판단입니다.
디자인무효심판을 진지하게 검토 중이시라면 먼저 상대방 디자인등록번호, 등록도면, 현재 판매 제품, 출원 전 존재했다고 보는 사진·게시물·카탈로그 자료를 정리해 보시기 바랍니다.
이미 경고장이나 내용증명을 받은 상태라면 해당 문서도 함께 확인해야 하고요.
특허법인 테헤란은 연계 법무법인과 함께 지식재산권 분야부터 분쟁까지 유연하게 대처할 수 있으니 디자인무효심판 진행을 고민하고 있다면 언제든 문의주시기바랍니다.
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