칼럼
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상표공존동의서, 동의만 받으면 등록될까요?
상표 출원 전 키프리스에서 비슷한 선등록상표를 발견했거나, 출원 후 거절 이유통지서에서 선등록상표가 인용되는 경우가 있습니다.
이때 바로 브랜드를 바꿔야 하는 것은 아니지만, 상표의 선출원주의 탓에 등록될 가능성이 높다고 보기도 어렵습니다.
이런 상황이라면 먼저 상표와 지정 상품이 실제로 어느 범위에서 충돌하는지 확인하고, 권리 범위가 겹치지 않는다면 그대로 출원을 해볼 수 있죠.
그리고 그렇지 않은 경우, 공존 가능성이 있다면 상대 상표권자의 동의를 받아 상표를 등록하는 방법을 검토할 수 있습니다.
그 과정에서 활용되는 서류가 바로 ‘상표공존동의서’입니다.
오늘은 특허법인 테헤란과 함께 이 상표공존동의서 활용 방법과, 이를 진행하기 위해 검토 전 확인해야 할 기준을 살펴보겠습니다.
1. 상표공존동의서 거절 이유를 해결할 수 있을까요?
상표공존동의서 활용은 선등록상표나 먼저 출원된 상표와의 유사성이 문제 된 경우에 검토할 수 있는 선택지입니다.
예를 들어 음식점 이름을 출원했는데 비슷한 발음의 선등록상표가 인용되었거나, 온라인 쇼핑몰 브랜드가 기존 상표와 일부 겹친다는 이유로 거절 이유가 나온 경우가 여기에 해당할 수 있습니다.
이때 상대 상표권자가 후출원상표의 등록에 동의한다면, 일정한 범위에서 상표 출원을 이어갈 가능성이 생깁니다.
그러나, “비슷한 상표가 있으면 상대방의 동의서만 받으면 된다”는 식으로 접근해서는 곤란합니다.
가장 먼저 거절 이유 통지서에 어떤 선등록상표가 인용되었는지 확인해야 합니다.
그리고 여기서 내 상표와 어느 부분이 비슷하다고 판단됐는지, 지정 상품이 실제로 얼마나 겹치는지도 함께 봐야 하죠.
이때 같은 단어를 사용하더라도 업종, 판매 채널, 고객층이 다르면 판단이 달라질 수 있습니다.
반대로 발음이 비슷하지만 차이점은 있음에도, 같은 시장에서 쓰인다면 충돌 가능성이 커질 수 있죠.
따라서 공존 동의서 제출은 브랜드를 유지할 방법 중 하나이지, 모든 유사 상표 문제를 자동으로 해결하는 절차는 아닙니다.
2. 동의서를 받아도 등록이 안 된다던데요?
이 제도는 주로 선등록상표와의 충돌을 풀기 위한 장치이므로, 상표 자체의 등록 가능성까지 대신 해결해 주지는 않습니다.
따라서 상표공존동의서 제출 후에도 다른 거절 이유가 남아 있다면 등록이 어려울 수 있죠.
먼저 상대방이 이미 같은 상표를, 같은 상품에 등록해 둔 경우를 생각해 볼 수 있습니다.
동일한 브랜드명을 같은 화장품, 같은 의류, 같은 음식점업에 쓰려는 구조라면 소비자들에게 혼동이 생길 수 있어 단순히 동의만으로 정리하기 어렵습니다.
또 하나 확인할 부분은 상표 자체의 식별력입니다.
상표가 상품의 품질, 원재료, 효능, 판매 방식 등을 흔히 쓰는 말로 표시한 것에 가깝다면 상대방 동의와 별개로 등록이 어려울 수 있고요.
상표공존동의서 활용은 상대방의 동의를 전제로 하지만, 결국 상표권 심사에서는 소비자 혼동 가능성과 상표 자체의 등록 가능성도 함께 봅니다.
그렇다기에 거절 이유통지서를 받았을 때 사유가 선등록상표 유사 문제인지, 식별력 문제나 다른 사유가 함께 있는지부터 분리해서 봐야 합니다.
3. 상표공존동의서 진행은 어떻게 하나요?
비슷한 이름이 있다는 사실만으로 바로 상대방에게 동의를 요청하는 것은 적절하지 않을 수 있습니다.
따라서 내 상표와 선등록상표의 발음, 외관, 의미가 얼마나 가까운지 살펴야 합니다.
그다음 지정 상품이 실제로 겹치는지, 판매 채널과 고객층이 같은지도 함께 봐야 하죠.
검토 결과 공존 가능성이 있다고 판단될 때 상대 상표권자에게 등록 동의를 요청하는 방향을 고려할 수 있습니다.
다만 동의 범위를 현재 판매 상품에만 맞춰 좁게 정하면, 상표권의 권리 범위를 좁게 설정한 경우처럼 사업의 범위를 확장할 때 다시 문제가 생길 수 있습니다.
또 하나 확인할 부분은 동의 과정에서 별도 협의가 필요할 수 있다는 점입니다.
상대 상표권자가 아무 조건 없이 동의하는 경우도 있지만, 실제로는 사용 범위 제한, 특정 상품 제외, 상호 분쟁 제기 금지, 일정한 대가 지급 등 별도 조건을 요구할 수 있죠.
다만 공존 동의서와 사용 계약 또는 라이선스 계약은 같은 의미가 아닙니다.
공존동의는 엄연히 상표등록을 가능하게 하기 위한 동의에 가깝고, 이후 실제 사용 범위나 대가 지급 조건은 당사자 사이의 계약 문제로 따로 정리해야 할 수 있습니다.
따라서 상대방과 협의할 때는 단순히 서명만 받을 것이 아니라, 등록 후 어떤 상품과 서비스에서 상표를 사용할 수 있는지까지 함께 확인하는 것이 좋습니다.
상표공존동의서 활용은 선등록상표 때문에 막힌 출원을 살릴 수 있는 현실적인 방법이 될 수 있습니다.
하지만 “상대방이 동의해 주면 등록되겠지.”라고 단순하게 판단하기에는 확인할 부분이 적지 않습니다.
거절 이유가 무엇인지, 상대 상표와 어느 상품에서 충돌하는지, 동의 범위를 어디까지 받아야 하는지에 따라 결과가 달라집니다.
무엇보다 등록 후에도 사업 확장 과정에서 다시 충돌하지 않을지도 고려해야 하고요.
최종적으로 상표공존동의서 제출이 맞는 사건인지, 의견서나 지정 상품 조정이 함께 필요한 사건인지는 개별 자료에 따라 달라집니다.
브랜드를 유지해야 하는 상황일수록 서류 제출보다 먼저 충돌 범위와 사업상 공존 가능성을 변리사에게 검토받아 보시길 권장드립니다.
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