칼럼
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특허거절결정 이 기술은 포기해야 하는 걸까요?
특허거절결정 통지를 받았다고 해서 출원한 기술이 곧바로 폐기되는 것은 아닙니다.
다만 이 단계부터는 재빠르게 생각하고, 부지런히 움직여야 합니다.
송달일을 기준으로 대응할 수 있는 기간이 정해져 있고, 그 안에서 보정으로 다시 심사를 받을지, 거절결정불복심판을 검토할지, 다른 출원 방향이 필요한지 판단해야 하기 때문이죠.
많은 출원인이 여기서 “이 기술은 특허 등록이 불가능한가” 하며 낙심합니다.
하지만 여기에도 대응 기간이 있으며, 이는 남은 기한 안에서 살릴 수 있는 권리의 실익을 따져보기 위함입니다. 여기서 포기해 버리기엔 너무 이른 판단이죠.
오늘은 특허법인 테헤란과 함께 특허거절결정 후 먼저 확인해야 할 기준과 대응 방법을 살펴보겠습니다.
1. 특허 거절이면 등록 가능성이 사라진 건가요?
특허거절결정은 현재 제출된 서류만으로는 특허 등록을 인정하기 어렵다는 판단입니다. 그렇더라도 해당 기술 자체가 특허로 보호받을 수 없다는 의미는 아니죠.
이 경우 가장 먼저 확인할 부분은 거절결정서의 송달일입니다. 이 송달일을 기준으로 3개월 안에 대응해야 하므로, 서류를 늦게 확인했다면 남은 시간이 예상보다 짧을 수 있습니다.
이때 거절이유통지서와 특허거절결정 차이도 구분해야 합니다.
거절이유통지서는 심사 중 의견을 낼 기회가 남아 있는 단계인 반면 특허거절결정 단계는 의견서나 보정서를 제출했음에도 심사관이 거절 이유가 해소되지 않았다고 본 상황입니다.
따라서 이때는 서류를 한 번 더 제출하는 문제로만 접근하는 것이 아닌, 이전 대응에서 무엇이 받아들여지지 않았는지, 추가로 보정할 근거가 남아 있는지부터 확인하는 방법이 필요합니다.
2. 특허거절결정 후 보정하면 충분한가요?
보정으로 등록 가능성을 높일 수 있는 경우도 있지만 청구범위를 무리하게 줄여 등록받는 것이 항상 좋은 결과로 이어지는 것은 아닙니다.
특허의 실제 힘은 등록증이 아니라 그 안의 청구범위에서 나옵니다.
청구범위는 해당 특허가 어디까지 보호할 수 있는지를 정하는 부분이죠.
만일 거절 이유를 피하고자 핵심 구성이 빠지거나 범위가 지나치게 좁아지면, 등록 후에도 경쟁 제품에 대응하기 어려울 수 있습니다.
예를 들어 실제 제품의 중요한 구조가 청구범위에 남지 않거나, 일부 변경만으로 권리 범위를 벗어날 수 있다면 사업상 활용도는 제한됩니다.
반면 선행 기술과 구별되는 차이가 제품의 핵심 경쟁력과 연결된다면 보정을 통해 권리 실익을 남길 여지도 있습니다.
따라서 이 단계에서는 추가 대응의 실익을 먼저 따져본 뒤, 기술 내용을 보완해 재출원할지 기존 출원 안에서 보정을 진행할지 결정해야 합니다.
3. 특허거절결정 대응 어떤 절차를 선택해야 하나요?
대응 방법은 사건과 상황마다 달라집니다.
보정으로 거절 이유를 줄일 수 있다면 재심사청구를 검토할 수 있고, 심사관의 판단 자체를 다툴 필요가 있다면 거절결정불복심판을 살펴볼 수 있습니다.
기존 명세서에 보정할 근거가 충분한지, 선행 기술과의 차이가 분명한지, 남길 권리 범위가 사업의 필요를 충족하는지에 따라 방향이 달라지기 때문에 각 선택지를 유의하여 선택해야 하죠.
한편 때에 따라서는 분할출원이나 재출원 가능성까지 고려해야 할 수 있습니다.
원래 출원서 안에 다른 제품 라인이나 변형 기술이 담겨 있다면 별도 권리로 남길 실익이 있는지 검토할 수 있고요.
검토를 반복해도 처음 제출한 서류만으로는 핵심 기술 설명이 부족하다면, 기존 출원을 계속 끌고 가는 것보다 다른 방향이 필요한지 살펴봐야 합니다.
결국 대응은 등록 가능성, 권리 범위, 사업 일정, 향후 제품 출시 계획을 통해 추가 비용을 들여 다시 진행할지 말지를 결정해야 합니다.
청구항을 줄여서 등록한다는 선택지가 아른거리지만, 특허를 제대로 활용하기 위해서는 권장되는 선택지가 아닙니다.
권리 범위가 실제 제품과 맞지 않거나 경쟁사의 회피가 쉬운 형태로 남는다면, 등록 후 활용도가 크게 낮아질 수 있으니 특허증만 남고 권리는 없는 상황을 마주할 수 있죠.
중요한 건, 이후의 선택지와 이러한 결정을 받은 원인의 분석입니다.
특허법인 테헤란은 개별 자료를 바탕으로 재심사청구, 거절결정불복심판, 분할출원, 재출원 중 어떤 방향이 권리 확보에 적합한지 검토합니다.
이미 특허거절결정 통지를 받은 상황이라면 특허법인 테헤란과 기존 대응 자료 정리로 시작해 남은 기간 안에서 등록 가능성과 권리 실익을 함께 따져보시길 바랍니다.
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