칼럼
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특허침해 판단 기준과 대응 순서, 대응 전 확인할 것
“경쟁사에서 우리 특허와 비슷한 제품을 팔고 있습니다. 바로 판매를 막을 수 있을까요?”
오랜 시간과 비용을 들여 개발한 기술이라면, 비슷한 제품이 나왔다는 사실만으로도 마음이 급해지실 겁니다. 하루라도 빨리 경고장을 보내고 판매를 중단시키고 싶으실 텐데요.
다만 본격적으로 대응하기에 앞서, 그 제품이 실제로 내 특허를 침해하고 있는지부터 확인해야 합니다.
겉모습이나 기능이 비슷하더라도 등록특허의 청구범위에 따라 판단은 달라질 수 있기 때문이죠.
경고장을 받은 입장에서도 확인할 부분은 같습니다.
상대방의 주장만 보고 서둘러 판매를 중단하거나, 반대로 “우리 제품은 다르다”며 넘기기 전에 청구범위와 제품의 실제 구성을 대조해 봐야 하죠.
오늘은 특허침해를 판단하는 기준부터 대응 절차, 그리고 경고장을 보내기 전에 반드시 짚어야 할 사항까지 차례로 살펴보겠습니다.
1. 특허침해, 비슷하다는 이유로는 부족한가요?
특허를 등록했다고 해서 해당 아이디어와 관련된 모든 제품을 막을 수 있는 것은 아닙니다.
보호받는 범위는 등록특허의 ‘청구범위’에 적힌 내용에 따라 정해집니다.
따라서 특허침해를 판단할 때는 청구항에 기재된 구성 요소를 하나씩 짚어가며 상대방 제품과 비교해야 합니다.
원칙적으로 해당 청구항의 구성 요소가 모두 포함되어 있어야 침해가 인정되며, 하나라도 빠져 있다면 나머지가 비슷하더라도 판단이 달라질 수 있습니다.
경쟁사가 일부 구성을 빼거나 다른 방식으로 바꾸는 ‘회피설계’를 시도하는 이유도 여기에 있습니다.
그렇다고 구성 하나를 바꾸기만 하면 모든 침해 분쟁을 피할 수 있는 것은 아닙니다.
변경된 부분이 특허의 구성과 실질적으로 동등하고 균등침해의 요건을 충족한다면, 표현이나 형태가 다르더라도 침해가 인정될 여지가 있죠.
여기서 특히 주의해야 할 생각이 두 가지 있습니다.
“아이디어가 같으니 당연히 침해겠지.”
“상대방도 특허가 있다는데, 그러면 침해는 아니겠지.”
두 가지 모두 그 사실만으로 결론을 내리기는 어렵습니다.
아이디어가 유사한 것과 특허권을 침해하는 것은 구분해야 하며, 상대방이 별도의 특허를 받았다는 이유만으로 내 특허를 침해하지 않는다고 볼 수도 없습니다.
결국 확인해야 할 것은 막연한 유사성이 아니라, 내 특허의 어떤 구성이 상대방 제품에 어떻게 적용되어 있는지입니다.
2. 특허침해가 확인되면 어떤 순서로 대응할까요?
침해가 확인되었다면, 다음은 무엇을 먼저 해결할지 정할 차례입니다. 당장 판매를 멈추게 해야 하는지, 이미 발생한 손해를 배상받아야 하는지에 따라 대응 방향이 달라집니다.
제조와 판매를 중단시키려면 침해 금지 청구를 검토할 수 있습니다.
사안에 따라 침해품의 폐기나 침해에 사용된 설비의 제거 등을 함께 청구할 수도 있죠.
이미 발생한 피해에 대해서는 손해배상 청구를 통해 금전적인 배상을 구하게 됩니다.
실무에서는 소송에 앞서 내용증명으로 경고장을 보내는 경우가 많습니다.
어떤 특허를 어떤 제품이 침해하고 있는지 알리고, 판매 중단이나 협의를 요구하는 단계입니다.
이때 경고장은 단순히 강한 어조로 항의하는 문서에 그쳐서는 안 됩니다.
침해를 주장하는 근거와 요구 사항이 구체적이어야 상대방도 자신의 법적 위험을 검토하고 대응하게 됩니다.
경고장을 받은 뒤에도 침해 행위를 계속했다는 사정은 이후 고의성을 판단할 때 고려될 수 있으며, 특허법은 고의적인 침해에 대해 손해액의 최대 5배 배상액을 정할 수 있도록 규정하고 있습니다.
3. 경고장을 보내기 전에 내 특허부터 점검해야 합니다
상대방의 침해가 분명해 보이더라도, 경고장을 보내기 전에 이 한 가지를 확인하는 일이 빠져서는 안 됩니다.
내 특허가 상대방의 무효 주장에도 버틸 수 있는지입니다.
경고장을 받은 상대방은 침해를 부인하는 데서 그치지 않고, 특허 자체의 효력을 다투는 무효 심판을 청구할 수 있습니다.
예를 들어 출원 전에 공개된 선행기술이 발견되어 등록 요건을 충족하지 못한 것으로 판단되면, 이미 등록된 특허도 무효가 될 수 있죠.
따라서 권리자는 상대방 제품을 분석하는 동시에 자기 특허의 유효성도 살펴야 합니다.
상대방의 침해 근거만 확보한 채 대응에 나섰다가, 정작 자신이 가진 권리의 기반이 흔들리는 상황을 피하기 위해서입니다.
경고장을 보낼 대상 역시 신중하게 정해야 합니다.
특히 충분한 검토 없이 상대방의 거래처에까지 침해를 단정하는 경고장을 보내면, 오히려 손해배상 책임을 둘러싼 분쟁으로 이어질 수 있습니다.
이런 요인들 때문에 변리사의 검토는 침해 여부 하나에 머물지 않습니다.
청구항의 각 구성 요소를 상대방 제품과 대조하고, 선행기술을 확인해 무효 가능성을 살피며, 그 결과를 바탕으로 피해를 최소화할 수 있도록 경고장과 심판·소송의 순서를 정하게 됩니다.
특허침해가 의심될 때 마음이 급해지는 것은 당연합니다.
다만 대응이 급할수록 차분하게 침해 근거와 특허의 유효성을 확인해야 합니다.
이 검토가 뒷받침되어야 상대방에게 무엇을 요구하고, 어디까지 대응할지 분명해지기 때문이죠.
이에 도움이 필요하시다면 등록 특허의 청구범위와 상대방 제품 정보를 전해 주시기 바랍니다.
판매 페이지나 제품 설명서, 판매 시점과 거래 규모를 확인할 수 있는 자료가 있다면 구체적인 검토에 도움이 됩니다. 이미 경고장을 받으셨다면 해당 문서와 회신 기한도 함께 전달해 주세요.
특허법인 테헤란은 자료를 전달받은 즉시 청구범위와 제품의 실제 구성을 대조해 침해 성립 여부를 검토하고, 무효 가능성과 분쟁 상황을 고려해 대응 전략을 제안드리겠습니다.
