칼럼
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특허변리사 고르는 법? 잘 하는 곳은 이렇게 합니다
특허를 내야겠다고 마음먹고 찾아보시면, 확인하실 수 있는 사무소 수십 곳입니다.
주변에 변리사가 이렇게 많았나 싶을 정도죠.
소개 문구는 하나같이 비슷합니다. 다년간의 경험, 신속한 처리, 합리적인 비용.
그런데 정작 대표님께 필요한 건 이겁니다.
이 중에 내 기술을 제대로 이해할 수 있는 사람이 누구인가.
특허변리사를 고르는 일이 어려운 이유는 명확합니다. 결과물의 품질을 출원 시점에 미리 확인할 방법이 없기 때문입니다.
오늘은 이런 고민 중인 대표님께서 상담 자리에서 무엇을 보셔야 하는지, 실력 차이가 실제로 어디서 갈리는지 짚어드리겠습니다.
1. 변리사는 서류만 대신 내주는 사람이 아닙니다
먼저 알아두셔야 할 점으로, 특허변리사의 핵심 업무는 출원 서류 제출이 아니라 권리 범위를 설계하는 일입니다.
변리사법 제2조는 변리사의 업무를 특허·실용신안·디자인·상표에 관한 특허청 및 법원에 대한 대리와 그 감정, 사무로 규정하고 있습니다. 실무에서 이 업무는 크게 네 단계로 나뉩니다.
| 단계 | 실제 수행 업무 |
|---|---|
| 사전 검토 | 선행기술 조사, 특허 가능성 판단, 출원 전략 수립 |
| 명세서 작성 | 발명 내용 정리, 청구범위 설계, 도면 구성 |
| 심사 대응 | 의견제출통지 분석, 의견서·보정서 제출, 면담 진행 |
| 등록 이후 | 연차료 관리, 분쟁 대응, 해외 출원 연계 |
이 중 결과를 좌우하는 핵심은 청구범위입니다.
청구범위란 특허권의 효력이 미치는 경계선을 문장으로 그려낸 것인데, 이 문장이 좁으면 경쟁사가 사소한 변형만으로 빠져나가고, 넓으면 심사 단계에서 선행기술과 부딪혀 거절됩니다.
같은 발명을 두 변리사에게 맡겨도 청구범위가 다르게 나오는 이유가 여기 있습니다. 등록증은 똑같이 한 장이지만, 그 안에 담긴 권리의 크기는 전혀 다르죠.
특허법 제42조는 청구범위에 발명을 명확하고 간결하게 적을 것을 요구합니다. 이 요건을 채우면서 동시에 권리를 넓게 확보하는 일, 그게 변리사의 실력입니다.
2. 실력 차이는 '내 분야를 아는가'에서 갈립니다
변리사 자격은 동일하지만, 기술 분야에 대한 이해도는 사람마다 다릅니다.
특허 명세서는 법률 문서인 동시에 기술 문서입니다.
화학 조성물 특허와 소프트웨어 알고리즘 특허는 청구범위를 쓰는 방식 자체가 다르고, 심사관이 지적하는 지점도 다르죠.
당연하게도 기술을 이해하지 못한 상태로 작성된 명세서에서는 이런 문제가 반복됩니다.
- 1. 발명의 핵심 구성이 아닌 부수적 요소가 청구범위에 들어가 권리가 좁아지는 경우
- 2. 실시예가 부족해 특허법 제42조 제3항의 기재불비로 거절이유가 통지되는 경우
- 3. 심사관의 거절이유를 정확히 반박하지 못하고 청구범위를 과도하게 축소해 등록만 시키는 경우
세 번째 경우는 특히 위험합니다.
등록은 되었으니 대표님 입장에서는 성공처럼 보이지만, 실제로는 경쟁사가 그대로 따라 해도 침해를 주장할 수 없는 껍데기 권리가 남습니다.
여기에 더해, 소프트웨어나 BM 발명처럼 특허 대상 여부부터 다투어지는 분야, 화학·바이오처럼 실험 데이터 제시 방식이 심사 결과를 가르는 분야는 특히나 경험이 결과에 직결됩니다.
따라서 출원 건수가 많은 곳이 아니라, 대표님 기술과 같은 분류에서 등록까지 끌어본 곳을 찾으시길 권장드립니다.
3. 상담에서 이 세 가지를 물어보십시오
특허변리사 상담에서 확인할 것은 비용이 아니라 답변의 구체성입니다.
첫째, 유사한 분야의 출원 경험을 물으십시오.
"그 분야도 많이 해봤습니다"라는 답과, 어떤 유형의 발명에서 어떤 거절이유가 자주 나오고 어떻게 대응했는지 구체적으로 설명하는 답은 무게가 다릅니다.
둘째, 선행기술 조사를 어떻게 진행하는지 확인하십시오.
특허 가능성 판단 없이 곧바로 출원부터 권하는 곳이라면 한 번 더 생각해 보셔야 합니다. 출원은 접수되지만 등록은 별개의 문제니까요.
셋째, 명세서 초안을 대표님께 검토받는 절차가 있는지 물으십시오.
발명자 확인 없이 제출된 명세서는 기술의 핵심이 빠진 채 확정될 위험이 있고, 출원 후에는 최초 명세서에 없던 내용을 새로 넣을 수 없습니다. 신규사항 추가로 보정이 각하되기 때문이죠.
한 가지 더 기억하실 점이 있습니다.
특허법 제36조에 따라 같은 발명에 대해서는 먼저 출원한 사람만 특허를 받습니다. 비교 상담을 오래 끄시는 동안 경쟁사가 유사 기술을 먼저 출원하면, 대표님의 발명은 등록받을 길이 막힙니다.
신중하게 고르시되, 결정은 빠르게 내리셔야 하는 어려운 상황임을 인지해 두십시오.
상담을 진행하실 때는 아래 세 가지를 정리해 주시면 훨씬 많은 것을 얻어가실 수 있습니다.
발명의 구조나 작동 원리를 설명할 수 있는 자료, 기존 제품이나 기술과 다른 점, 그리고 제품 출시나 투자 유치 등 사업 일정입니다.
이 세 가지가 있으면 출원 전략의 방향까지 잡을 수 있죠.
특허는 한 번 출원하면 그 내용이 권리의 상한선이 됩니다.
나중에 넓힐 수 없는 만큼, 처음 설계가 대부분입니다.
준비 중인 기술이 있으시다면 지금 상태에서 어느 정도 권리를 확보할 수 있는지 3만 건에 가까운 출원을 이끌어 온 변리사들과 확인해 보시죠.
대표님의 기술이 서류로만 남지 않고 실제 사업을 지키는 권리가 되도록 테헤란이 처음 설계부터 함께하겠습니다.
