칼럼
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특허거절이유통지서 받았다면 먼저 확인할 3가지
특허출원을 마친 뒤 기다리던 심사 결과가 등록결정이 아니라 특허거절이유통지서라면 당황할 수 있습니다.
“이제 특허를 받을 수 없는 건가?”라는 생각이 드는 대표님들도 계시죠.
하지만 특허거절이유통지서는 최종적인 거절결정과는 전혀 다릅니다.
심사관이 현재 출원 내용에는 특허로 등록하기 어려운 이유가 있다고 보고, 출원인에게 그 이유를 알린 뒤 보완할 의견을 제출할 수 있는 기회를 주는 절차입니다.
따라서 통지를 받자마자 등록 가능성을 단정할 필요는 없습니다.
먼저 어느 청구항에 어떤 거절이유가 제시됐는지, 심사관이 인용한 선행기술과 실제 발명 사이에 어떤 차이가 남아 있는지를 나눠서 봐야 합니다.
이번 글에서는 특허거절이유통지서를 받은 뒤 먼저 확인해야 할 세 가지와 의견서·보정을 결정할 때 놓치기 쉬운 부분을 살펴보겠습니다.
1. 특허거절이유통지서를 받았으면 출원을 다시해야하나요?
특허거절이유통지서를 받았다는 것은 출원이 이미 최종적으로 거절됐다는 의미가 아닙니다.
현행 특허법은 심사관이 특허거절결정을 하려는 경우 출원인에게 거절이유를 통지하고, 기간을 정해 의견서를 제출할 기회를 주도록 하고 있습니다.
청구항이 둘 이상이라면 어떤 청구항에 거절이유가 있는지와 그 이유도 구체적으로 밝히게 되죠.
따라서 통지서를 받았다면 먼저항목별로 나눠 보시길 바랍니다.
어느 청구항이 문제인지, 적용된 법적 근거는 무엇인지, 신규성·진보성·기재요건 가운데 어떤 부분이 지적됐는지를 구분하는 겁니다.
심사관이 인용한 선행기술도 함께 확인해야 하고요.
예를 들어 진보성이 문제됐다면 단순히 “우리 기술과 다르다”고 설명하는 것만으로는 부족할 수 있습니다.
인용발명에 어떤 구성이 공개되어 있는지, 우리 발명과 다른 작동 순서나 구조가 무엇인지, 그 차이가 기술적으로 어떤 효과를 만드는지를 청구항별로 대조해야 합니다.
특허거절이유통지서에서 무엇이 문제됐는지 정확히 나누는 작업이 먼저인 이유입니다.
2. 반박이 나을까요, 보정이 나을까요?
특허거절이유통지서에 대응할 때 대표적으로 활용되는 방법이 의견서와 보정입니다.
심사관이 인용한 선행기술과 실제 발명 사이에 명확한 차이가 있다면 의견서를 통해 그 차이를 설명(반박)하는 방향을 검토할 수 있습니다.
반대로 현재 청구항의 표현이나 범위 때문에 선행기술과 충돌한다면 일정한 범위 안에서 청구항을 보정하는 방법을 고려하게 됩니다.
문제는 보정에도 가능한 범위가 있다는 점입니다.
거절이유통지를 받은 뒤에도 명세서나 도면을 보정할 수 있지만, 최초 출원서에 기재되지 않았던 새로운 내용을 마음대로 추가할 수 있는 것은 아닙니다.
그래서 특허거절이유통지서를 받은 뒤에야 새로운 특징을 생각해 내는 것과, 최초 명세서에 이미 기재돼 있던 특징을 청구항에 반영하는 것은 다르게 봐야 합니다.
실무에서는 인용발명의 구성요소와 출원발명의 구성요소를 청구항별로 대조합니다.
어떤 차이는 의견서에서 설명할 수 있는지, 어떤 차이는 보정이 필요한지, 보정을 한다면 어느 구성까지 한정할지를 구분하기 위해서입니다.
바로 이 분석이 의견서와 보정 방향을 결정합니다.
3. 등록만 바라보고 청구항을 줄이면 활용이 어려워집니다
특허거절이유통지서를 받으면 등록부터 받아야 한다는 생각에 청구범위를 크게 줄이는 경우가 있습니다.
당장의 거절이유를 해소하는 데에는 도움이 될 수 있지만, 등록 이후까지 생각하면 반드시 유리한 선택이라고 볼 수는 없습니다.
청구항에 구성요소가 추가될수록 경쟁사가 그 요소 가운데 일부를 다른 방식으로 변경해 권리범위를 벗어날 가능성도 함께 살펴야 하기 때문입니다.
그래서 핵심 구성과 선택적으로 추가할 수 있는 구성을 나눠 보는 과정이 필요합니다.
예를 들어 선행기술과 차이를 만들기 위해 특정 부품의 형상까지 독립항에 넣어야 하는지, 작동 관계만으로 차이를 설명할 수 있는지에 따라 등록 이후 권리범위는 달라집니다.
여기서 중요한 것은 심사관이 제시한 거절이유를 해소하면서도 실제 제품의 핵심 구조와 향후 변형 제품까지 어느 정도 포함할 수 있는지를 명심하고 진행하셔야 합니다.
한 번 청구범위를 좁힌 뒤에는 그 선택이 등록 이후 경쟁사 제품과의 권리관계에도 영향을 줄 수 있습니다.
따라서 먼저 특허거절이유통지서와 인용문헌, 최초 명세서, 현재 사업에 필요한 핵심 기술이 무엇인지 함께 확인해 보는 편이 좋습니다.
어떤 차이는 의견서에서 충분히 설명할 수 있고, 어떤 부분은 보정이 필요하며, 경우에 따라서는 권리범위를 지키기 위해 다른 대응 방향을 검토해야 할 수도 있습니다.
통지서의 문구만 보고 등록 여부를 서둘러 판단하기보다, 인용발명과 청구항의 차이 및 보정 이후 남게 될 권리범위까지 살펴본 뒤 대응 방향을 결정하시기 바랍니다.
