칼럼
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특허무효심판, 경쟁사 특허 때문에 사업이 막혔다면
제품 출시를 멈출 것인가, 강행할 것인가.
경쟁사의 등록특허를 발견한 순간 기업이 가장 먼저 내려야 할 결정처럼 보이지만, 사실 이 질문부터 서두를 필요는 없습니다.
이보다 먼저 확인해야 할 것은 상대의 권리가 어디까지 미치는지입니다.
특허의 제목이나 요약문이 우리 제품과 비슷해 보여도 특허청구범위와 제품의 구성을 하나씩 대조하면 침해 가능성에 대한 판단은 달라질 수 있습니다.
반대로 청구항의 구성요소와 우리 제품의 구성이 유사해 지나갈 틈이 없다면 한 단계 더 들어가야 합니다.
이번 글에서는 경쟁사 특허가 사업에 장애물이 되는 순간, 특허무효심판을 활용해 이 난관을 헤쳐나가는 방법을 살펴보겠습니다.
1. 이미 등록된 경쟁사 특허도 무효로 만들 수 있나요?
가능합니다.다만 특허법에서 정한 무효사유가 확인되어야 합니다.
특허무효심판은 이미 설정된 특허권에 법정 무효사유가 있는지를 심리하는 절차입니다.
신규성·진보성 위반 등 일반적인 무효사유로 무효심결이 확정되면 해당 특허권은 원칙적으로 처음부터 없었던 것으로 봅니다.
그리고 실무에서 특허무효심판 고려시 중요하게 검토되는 쟁점도 신규성과 진보성입니다.
경쟁사가 특허를 출원하기 전에 해당 청구항의 발명과 동일한 기술이 이미 공개됐다면 신규성이 열쇠가 될 수 있습니다.
완전히 동일하지 않더라도 기존 선행기술을 기준으로 해당 기술분야의 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 정도라면 진보성 역시 다툼의 대상이 될 수 있고요.
여기서 중요한 것은 특허 전체를 막연하게 공격하는 것이 아닙니다.
우리 사업에 영향을 주는 청구항을 집어내 해당 청구항에 적용할 수 있는 무효사유가 있는지를 먼저 구분해야 하죠.
그래야만 최소한의 투자로, 필요한 목표만 정확히 얻어낼 수 있습니다.
2. 비슷한 선행기술만 찾으면 특허를 무효로 만들 수 있나요?
그렇지는 않습니다.
선행기술이 존재한다는 사실보다 그 자료가 경쟁사 특허의 청구항과 어떤 관계에 있는지를 구체적으로 분석해야 하죠.
먼저 경쟁사 특허의 특허청구범위를 살펴보고 청구항을 구성하는 기술적 요소를 나눠야 합니다.
그다음 출원 전에 공개된 특허문헌, 논문, 제품자료 등을 찾아 각 구성요소와 대조합니다.
특허무효심판에서 신규성 결여를 주장한다면 선행기술에 해당 청구항의 구성이 실제로 공개돼 있는지를 확인해야 합니다.
진보성을 다툰다면 선행기술과의 차이가 무엇인지, 통상의 기술자가 해당 차이를 쉽게 극복할 수 있었는지, 여러 선행기술을 결합할 근거가 있는지까지 살펴봐야 하고요.
키워드가 비슷한 자료를 많이 확보하는 것보다 상대 청구항의 무효사유를 구체적으로 설명할 수 있는 자료를 찾는 것이 중요합니다.
이때, 상대 특허권자 역시 무효심판 과정에서 대응할 수 있습니다.
법에서 정한 요건과 기간을 충족하면 정정청구를 통해 청구범위 등을 조정하면서 무효사유에 대응할 수 있기 때문입니다.
이 때문에 우리 사업을 위해 파훼해야하는 청구항만을 노리는 것이며, 당장 등록된 청구항만 보고 승산을 판단해서는 부족합니다.
정정 이후에도 상대방의 권리범위가 우리 제품과 충돌하는지, 기존 무효사유가 그대로 남는지까지 검토해야 하죠.
3. 무효심판보다 회피설계가 나은 경우도 있습니다
무효사유가 의심된다고 해서 특허무효심판이 항상 최선의 선택이 되는 것은 아닙니다.
전문가들의 분석을 통해 상대 특허의 청구범위에 우리 제품이 포함되지 않을 가능성이 확인된다면 시간과 비용을 들여 무효심판까지 진행할 실익이 크지 않을 수 있습니다.
반대로 침해 가능성이 있고 상대 특허의 유효성을 다툴 근거도 충분하지 않다면 출시할 제품 구조를 변경하는 회피설계를 검토해보는 게 효율적입니다.
제품 출시 일정이 촉박하거나 설계 변경보다 시장 진입이 중요한 사업이라면 라이선스 협상이 더 현실적인 선택이 될 수도 있고요.
만일 무효사유를 뒷받침할 선행기술이 충분하고 해당 특허가 현재 제품 출시나 판매를 직접 제한하고 있다면 특허무효심판의 실익은 커지게 되죠.
이때 실익을 고려하면서 심판에 드는 비용만 비교해서는 안 됩니다.
제품 출시가 늦어졌을 때 발생할 손실, 설계 변경 비용, 향후 판매 규모, 상대방이 요구하는 라이선스 조건까지 함께 계산해야 합니다.
특허분쟁의 목적은 경쟁사의 권리를 없애는 것 자체가 아닙니다.
우리 기업이 제품을 출시하고 필요한 시장에서 사업을 이어가기 위해 어떤 선택이 가장 적절한지를 판단하는 것이 우선입니다.
특허무효심판은 법에서 정한 무효사유가 있는 등록특허의 유효성을 다시 다툴 수 있는 절차이지만 선행기술 하나를 발견한 뒤 곧바로 심판을 청구하는 것은 적절하지 않습니다.
경쟁사 특허 때문에 제품 출시나 판매를 멈춰야 할지 막막하게 고민하고 있으신가요?
지금의 상황을 타개할 방법이 무엇이 있을지, 어떤 방법이 가장 효율적일지 테헤란의 전문가들과 함께 검토하여 최선의 선택을 해보시길 바랍니다.
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