칼럼
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선행기술조사 방법, 변리사의 단계별 과정
선행기술조사는 출원하려는 발명과 같거나 비슷한 기술이 이미 존재하는지 국내외 특허·비특허 문헌에서 확인하는 작업입니다.
특허출원 전에 진행하는 이유는 명확합니다.
신규성과 진보성의 판단 기준이 출원 시점을 기준으로 하기 때문에, 이미 공개된 발명과 겹치면 거절이유가 발생할 수 있어서죠.
합리적인 비용과 빠른 특허출원이 필요한 대표님들에게 선행기술조사를 통해 거절 가능성을 최대한 낮추는 것은 빠져서는 안 되는 과정입니다.
목적이 하나 더 있는데, 등록 가능성 확인과는 별개로 타인의 등록 특허를 침해하지 않는지 살펴보는 자유실시조사(FTO)입니다.
이 경우에도 마찬가지로 변리사를 통해 면밀한 선행기술조사를 수행하죠.
오늘은 이 두 경우의 조사 방식 차이, 변리사가 실제로 밟는 단계, 그리고 아무리 꼼꼼히 조사해도 남는 위험까지 순서대로 설명드리겠습니다.
1. 선행기술조사 왜 하는 건가요?
신규성조사와 FTO는 목적과 대상 범위가 다릅니다.
신규성조사는 해당 발명이 등록받을 수 있는지를 보는 것이고, FTO는 등록 여부와 무관하게 이 기술을 실시했을 때 타인의 살아 있는 권리를 침해하는지를 봅니다.
특허법 제29조는 출원 전 국내외에서 공지되었거나 간행물에 게재된 발명을 특허 대상에서 제외하기에, 특허출원과 FTO의 선행기술조사에는 차이가 생길 수밖에 없죠.
신규성조사는 이 범위에 맞춰 시기·지역 제한 없이 공개된 모든 문헌을 대상으로 하고, FTO는 반대로 현재 존속 중인 등록 특허 가운데 사업을 진행할 국가의 특허를 중심으로 살펴봅니다.
두 조사를 혼동하면 등록은 받았는데, 정작 그 기술을 실시하는 과정에서 타인의 특허를 침해하는 상황이 생길 수 있습니다.
따라서 출원만 준비 중이신지, 이미 제품화를 앞두고 계신지에 따라 어느 조사를 우선할지 정한 후 진행하시기 바랍니다.
2. 선행기술조사의 단계
가장 먼저 특허출원의 청구항 후보가 될 구성요소를 분리합니다.
무엇이 새로운 기술적 특징인지 특정해야 이후 검색 키워드와 비교 대상이 명확해지기 때문이죠.
다음으로 키워드와 함께 국제특허분류(IPC), 협력특허분류(CPC) 코드를 확인합니다.
같은 기술이라도 문헌마다 사용하는 용어가 달라, 분류 코드 없이 키워드만으로 검색하면 상당수의 문헌을 놓치게 됩니다.
이후 키프리스와 함께 해외 문헌은 Espacenet, USPTO 등을 통해 교차 검색합니다.
국내 출원이라도 국외에서 먼저 공개된 문헌이 있다면 이를 근거로 신규성이 부정될 수 있기 때문에, 국내 DB만 확인한다면 중요한 선행기술을 놓칠 가능성이 높습니다.
검색으로 걸러진 문헌은 발명의 구성요소와 하나씩 대응시켜 비교합니다.
이 단계에서 겹치는 부분과 차별점이 드러나면 특허출원 전에 청구범위를 좁히거나 표현을 조정해 거절 가능성을 낮출 수 있습니다.
3. 선행기술조사의 유의점
직접 진행하시는 분들에게 가장 많은 실수가 생기는 원인 중 하나는 아직 공개되지 않은 선출원의 존재입니다.
특허출원은 원칙적으로 출원일로부터 1년 6개월이 지나야 공개되므로, 조사 시점을 기준으로는 검색되지 않는 앞선 출원이 있을 수 있습니다.
이 경우 특허법 제29조 제3항의 확대된 선원 규정이 문제가 됩니다.
조사 당시에는 존재를 알 수 없었던 타인의 먼저 출원된 발명이 나중에 공개되면서, 이미 진행 중인 내 출원의 특허요건 판단에 영향을 미칠 수 있는 것이죠.
그다음으로 본인이 특허출원 전에 학회나 전시회 등에서 발명을 공개한 이력이 있어, 그 공개 자체가 스스로 신규성을 깨뜨리는 문제도 빈번하게 발생합니다.
이때는 공개일로부터 12개월 이내에 출원하고 공지예외주장을 신청했는지가 등록 여부를 가르는 중요한 조건이 되기에, 빠른 시일 내에 전문가를 찾아주셔야 합니다.
조사 범위와 시점의 한계를 먼저 이해하신 다음 철저한 특허출원 전략을 세워보시기 바랍니다.
선행기술조사는 발명의 구성요소를 얼마나 구체적으로 특정하느냐에 따라 결과가 달라집니다.
따라서 변리사 상담을 진행하신다면 발명 설명 자료나 도면, 시제품 사진이 있을 경우 함께 보내주시면 보다 빠른 진행이 가능하죠.
그리고 이 조사가 출원을 위한 신규성 확인인지, 이미 실시 중인 기술에 대한 침해 회피 확인인지도 알려주시면 조사 범위부터 다르게 잡아드릴 수 있습니다.
만약 이전에 학회 발표나 전시, 판매를 통해 발명을 공개하신 적이 있어 걱정 중인 상황이라면, 망설이지 마시고 그 시점과 함께 곧바로 상담 요청을 주시기 바랍니다.
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