칼럼
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미국특허출원 혹시 한국에서 먼저 출원하셨습니까?
“한국에서 특허출원을 마쳤으니 미국 진출이 확정되면 그때 준비하면 되겠지.”
이렇게 생각하신 순간, 대표님의 미국 진출에 있어 가장 큰 걸림돌을 스스로 만들어내시게 될겁니다.
실제로 국내 기술이나 제품의 미국 진출을 준비하면서 이렇게 생각하는 대표님들이 적지 않으며, 이 판단으로 미국특허출원 과정에 문제가 생겨 테헤란을 찾아주시는 대표님들도 많이 계십니다.
이런 경우의 가장 큰 실수는 한국에서 특허를 출원하거나 등록받았다고 해당 권리가 미국까지 자동으로 이어지지는 않는다는 사실을 놓쳐 생깁니다.
국내출원을 먼저 했다면 미국 진출일보다 국내 출원의 최초 출원일을 가장 먼저 확인해야 합니다.
그리고 나서 기술 공개 여부, 미국 외 진출 예정 국가, 일정까지 검토하고 나서야 비용을 고려하는 것이 옳은 순서입니다..
오늘은 대표님들의 성공적인 해외 진출을 위해, 특허법인 테헤란과 함께 미국특허출원 전 반드시 확인해야 할 세 가지를 살펴보겠습니다.
1. 골든 타임은 12개월입니다
국내에서 특허를 확보했더라도 미국에서 같은 기술을 보호하려면 별도의 출원이 필요합니다.
만일 국내출원을 먼저 진행한 상황이라면 최초 출원일부터 12개월이라는 우선권 기간을 살펴야 하고요.
특허권은 기본적으로 권리를 취득한 국가에서 효력이 발생하기 때문입니다.
그리고 파리협약에 따른 특허 우선권 기간은 최초 출원일부터 12개월이므로, 미국 판매 일정이 확정될 때까지 기다리기보다 해외출원 여부부터 결정하는 편이 합리적입니다.
이 기간을 넘기면 출원일이 뒤로 밀리기 때문에 미국 심사에서 불리하게 작용할 여지가 커집니다.
쉽게 말해, “한국에서는 내가 먼저 출원했으니 미국에서도 그 날짜를 기준으로 봐달라”라는 주장을 하기 어려워지는 것이죠.
만일 12개월을 넘기셨을때 우선권이 반드시 필요하시다면 별도의 방법을 확인하셔야합니다.
미국특허상표청 USPTO는 일정 요건을 충족한 경우 우선권 회복 절차를 두고 있어 기존 출원 경과와 기술 공개 시점 등을 전문가와 함께 살펴보셔야 합니다.
특히 국내출원 이후 제품을 공개했거나 구조와 기능이 달라졌다면 더 세밀한 판단이 필요합니다.
다시 한번 강조드립니다.
미국특허출원 시기를 정할 때는 미국에 언제 진출하는가보다 국내에서 언제 어떤 기술을 출원했는가를 핵심으로 고려해야합니다.
2. 미국 직접출원과 PCT, 사업계획에 따라 선택이 갈립니다
미국 시장을 우선적으로 목표로 한다면 미국 직접출원을, 여러 국가의 진출 가능성을 함께 열어두고 있다면 PCT 국제출원을 검토할 수 있습니다.
특정 방법이 항상 유리한 것은 아니기에, 아래 표를 통해 각 방식을 비교해보시기 바랍니다.
| 상황 | 검토할 방법 | 핵심 포인트 |
|---|---|---|
| 미국 진출이 우선적으로 확정 | 미국 직접출원 | 미국 권리 확보 절차를 바로 진행 |
| 미국 외 여러 국가도 후보 | PCT 국제출원 | 국가 선택 시점을 늦춰 사업계획 검토 |
| PCT를 이미 진행 | 미국 국내단계 진입 | 일반적으로 우선일부터 30개월 기한 관리 |
미국에서 실제 특허권을 얻으려면 결국 미국 국내단계에 진입해 USPTO 심사를 받아야 하며, 일반적으로 우선일부터 30개월이라는 기한도 관리해야 합니다.
때문에 미국만 목표라면 직접출원을 중심으로 살펴보는 것이 비용과 기간 모든 면에서 합리적이며, 타국 추가 시장까지 계획한다면 PCT를 포함해 전체 일정과 비용을 비교하셔야 합니다.
그리고 비교하실 때는 기존 국내출원에 현재 기술이 충분히 담겨 있는지, 향후 제품 변경 가능성이 있는지에 따라서도 적절한 경로가 달라지기 때문에 면밀히 검토해보시길 권장드립니다.
막상 검토를 해보시면 빠른시일 내에 결정을 내리셔야 하실 수 있습니다.
3. 미국특허출원 권리범위를 놓치시는 건 아니겠죠?
미국특허출원 절차는 국내 명세서를 영어로 번역해 제출하는 것 뿐 아니라, 실제로 보호해야 할 기술범위와 이후 심사 대응까지 고려해 출원 내용을 구성해야 합니다.
절차는 기존 출원과 현재 기술을 검토한 뒤 영문 명세서와 청구항 등을 준비해 USPTO에 제출하고, 이후 심사를 거쳐 등록 여부가 결정됩니다.
이때 이전 출원서의 번역에만 초점을 맞추면 문제가 생길 가능성이 상당히 높아집니다.
만약 국내출원 이후 제품 구조나 기능이 달라졌다면 현재 기술과 기존 출원내용이 어디까지 일치하는지 먼저 확인해보셔야 합니다.
기존 출원에 포함된 기술이라면 이를 바탕으로 미국 권리화를 진행할 수 있지만, 새로운 기술요소가 추가됐다면 별도 출원 필요성까지 검토 대상이 되죠.
비용 부분도 미국특허출원 시 최초 관납료 이후 영문 출원서류 준비, 미국 현지 절차, 심사 과정에서 거절이유가 발생했을 때의 대응 등에 따라 달라지기에 고려하셔야 합니다.
따라서 준비하실 때 처음 제시된 금액만 비교하기보다 어떤 업무까지 포함됐는지, 심사 대응이 발생하면 추가 비용이 어떻게 책정되는지를 확인하는 편이 좋습니다.
또한 2026년 7월 20일부터 미국 밖에 거주 기반을 둔 특허 출원인과 특허권자는 원칙적으로 USPTO에 등록된 특허 실무가의 대리를 받아 절차를 진행해야 하는 규정도 시행되고 있습니다.
그러므로 해외출원 변리사를 찾으신다면 테헤란처럼 현지 대리인과 네트워크를 구축하고있는지 꼭 확인하시길 바랍니다.
미국특허출원 준비에서 중요한 것은 국내 특허출원에서 획득한 출원일을 우선권 주장으로 지켜낼 수 있을지 확인하는 것과, 현재 기술을 미국에서 어느 범위까지 보호할 것인지 정하는 것입니다.
국내특허를 이미 출원하신 후 해외 진출을 고려중이시라면 빠른시일 내에 출원일과 기존 출원내용, 기술 공개 여부, 진출 예정 국가를 먼저 정리해보시기 바랍니다.
특허법인 테헤란에 국내 출원정보와 해외 진출 계획을 전달해 주시면 현재 권리 상태와 일정을 함께 살펴 필요한 미국특허출원 방향을 검토해드리겠습니다.
대표님들의 성공적인 사업 확장을, 그리고 해외 진출을 응원합니다.
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