칼럼
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상표취소심판, 이미 등록된 상표를 뺏을 수 있다?
한창 제품과 브랜드 출시를 준비하던 중 이미 상표가 등록되어있다는 걸 뒤늦게 확인하면 적지 않은 부담이 생깁니다.
이미 제작 중인 패키지와 홈페이지를 수정해야 할 수 있고, 광고 일정이나 출시 계획도 다시 조정해야 하죠.
법적으로도 선등록상표와 이름뿐 아니라 상품이나 서비스까지 겹친다면, 별다른 조정 없이 출원한 상표는 거절 대상이 됩니다.
그렇다고 준비해 온 제품명이나 서비스명을 바로 포기해야 하는 것은 아닙니다.
선등록상표의 지정상품과 사업 범위를 대조하면 충돌하지 않는 부분이 있을 수 있고, 등록받으려는 범위나 표장의 구성을 조정할 여지도 있기 때문이죠.
진짜 문제는 이런 방법으로도 충돌을 피하기 어렵고, 이미 정한 이름을 변경하기도 쉽지 않은 경우입니다.
바로 이때, 선등록상표를 정리할 수 있는지 상표취소심판을 검토합니다.
이번 글에서는 선등록상표를 피해서 등록할 수 있는 경우부터, 마지막 수단으로 상표취소심판을 활용할 수 있도록 그 내용을 살펴보겠습니다.
1. 선등록상표 있다고 끝은 아닙니다
원하는 이름과 똑같은 글자가 이미 상표로 등록되어있다고 해서 지금 준비하시는 상표 출원이 100% 거절당하는 것은 아닙니다.
시간과 비용을 최소한으로 사용하여 문제를 해결할 수 있도록 가장 먼저 확인하셔야 할 것은 지정상품과 서비스입니다.
상표는 무사히 등록되었다 해도 업종을 불문한 독점권을 부여하지는 않습니다.
출원 당시 45개 류로 구분된 상품 및 서비스 중 보호 범위를 체크하게 되며, 지정한 상품류 내에서만 보호받게 되죠.
즉, 이름이 완전히 똑같더라도 두 상표의 비즈니스 영역이 다르다면 서로 충돌하지 않을 수 있는 겁니다.
예를 들어 의류를 취급하는 제25류에 '테헤란'이라는 이름이 이미 등록되어 있다고 가정해 보겠습니다.
이때 새로 출원하려는 상표가 음식점업이나 화장품처럼 거래 영역과 고객층이 다른 상품·서비스에 사용된다면 선등록상표와 곧바로 충돌한다고 단정할 수는 없습니다.
따라서 선등록상표를 발견했다면 상대방이 등록한 세부 지정상품과 현재 준비 중인 사업의 실제 거래 영역을 대조하는 것이 첫 번째입니다.
2. 사용되지 않는 상표는 힘을 잃습니다
그런데 지정상품을 꼼꼼히 확인해 본 결과, 내 사업과 정확히 일치하는 영역에 타인의 권리가 존재할 수도 있습니다.
이렇게 지정상품과 서비스 영역까지 유사해 일반적인 출원만으로는 등록이 어려운 상황에 검토해 볼 수 있는 방법이 상표취소심판입니다.
국가는 상표권자에게 강력한 독점권을 부여하는 만큼 그 권리의 유지와 관리에도 엄격한 규칙을 두고 있습니다.
하여, 이를 실제로 국내에서 사업에 사용하지 않으면서 남들의 시장 진입만 가로막는 행위를 규제하고 있죠.
이러한 취지로 마련된 제도가 바로 불사용에 의한 상표취소심판입니다.
상표가 심판청구일 전 최근 3년간 국내에서 사용되지 않았다면, 누구든지 특허심판원에 취소심판을 청구할 수 있습니다.
여기서 중요한 실무 포인트는 앞서 언급했던 지정상품류의 설정입니다.
사용을 했더라도 내가 등록하려는 지정상품류에 활용되지 않았다면 심판 대상이 될 수 있는 것이니, 승산이 높아지는 셈이죠.
만약 심판에서 승소하여 기존 권리가 소멸하면, 취소를 요구한 청구인은 새로운 출원을 통해 굳게 닫혀 있던 해당 상표의 권리를 가질 수 있게 됩니다.
3. 상표취소심판, 유리한 건 청구인입니다
'심판'이라는 단어 자체가 주는 무게감 때문에, 남의 권리를 빼앗아 오는 과정이 너무 험난하고 복잡하지 않을까 지레 걱정하시는 대표님들도 많이 계십니다.
하지만 불사용 상표취소심판에서는 입증 구조가 일반적인 민사소송과 다릅니다.
상표권자 측이 최근 3년 이내에 등록상표를 지정상품에 사용했다는 사실을 객관적인 자료로 증명해야 하죠.
제품 사진, 거래명세서, 세금계산서, 광고 자료 등 실제 사용을 입증할 수 있는 자료가 상표 사용 입증이 가능한 대표적인 예입니다.
이러한 자료를 제출하지 못하거나, 천재지변이나 법률적 규제 등 상표를 사용하지 못한 정당한 이유도 인정되지 않는다면 등록은 취소될 수 있습니다.
다만 청구인도 아무런 준비 없이 심판을 제기해서는 안 됩니다.
상대방의 사용 흔적을 미리 검토하고, 어떤 지정상품을 취소 대상으로 삼을지, 취소 이후 신규 출원까지 어떻게 이어갈지를 함께 검토해야 원하는 이름을 확보할 가능성을 높일 수 있습니다.
상표 검색 결과에 선등록상표가 있다는 이유만으로 준비해 온 이름을 곧바로 포기할 필요는 없습니다.
먼저 지정상품과 실제 사업 범위를 비교하면 충돌하지 않는 영역을 찾을 수도 있고, 표장의 구성을 조정해 등록 가능성을 검토할 수도 있습니다.
이러한 방법으로도 해결이 어렵고 선등록상표가 장기간 사용되지 않았다면, 그다음 단계에서 상표취소심판을 검토하는 것이 순서입니다.
중요한 것은 취소심판부터 시작하는 것이 아니라 현재 상황에서 가장 효율적인 방법이 무엇인지 먼저 판단하는 일입니다.
진행이 어렵게 느껴지신다면 얼마든지 특허법인 테헤란이 함께 검토해 드릴 수 있으니, 브랜드를 가장 효율적으로 보호할 방법을 차근히 확인해 보시기 바랍니다.
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