칼럼
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권리범위확인심판 특허침해 여부를 가르는 3가지 쟁점
경쟁사로부터 특허침해 경고장을 받은 기업이 있습니다.
상대방은 해당 기업이 현재 판매 중인 제품이 자신의 특허권을 침해하고 있다며 생산과 판매를 즉시 중단하라고 요구한것이죠.
하지만 제품과 상대방 특허를 직접 비교해 보니 구조와 작동 방식이 다른 부분도 분명히 확인됐습니다.
그렇다면 제품에 다른 부분이 분명하니 특허침해가 아니라고 판단할 수 있을까요?
그리고 상대방의 경고장을 무시하고 계속 판매해도 괜찮을까요?
특허침해 여부는 단순히 제품과 상대방 특허 사이의 차이점을 찾는 것만으로 판단할 수 없습니다.
특허청구항에 적힌 기술적 구성과 실제 제품의 구조 및 작동 방식을 구체적으로 비교해 해당 제품이 특허권의 보호범위에 포함되는지를 확인해야 하죠.
이때 대표님들께서 활용할 수 있는 절차가 권리범위확인심판입니다.
지금부터 권리범위확인심판을 검토할 때 먼저 확인해야 할 세 가지 쟁점을 살펴보겠습니다.
1. 권리범위확인심판이 무엇인가요?
권리범위확인심판은 특정 제품이나 기술이 등록특허의 권리범위에 포함되는지를 특허심판원에서 판단받는 절차입니다.
경쟁사 제품이 자신의 특허발명의 권리범위에 포함된다고 판단하는 특허권자나 전용실시권자는 적극적 권리범위확인심판을 청구할 수 있습니다.
반대로 특허침해 경고장을 받았거나 자사 제품이 제3자 특허와 충돌할 가능성이 있다면, 제품이 상대 특허의 권리범위를 벗어난다 판단을 구하는 소극적 권리범위확인심판을 청구할 수 있고요.
심판을 청구하려면 먼저 비교 대상이 되는 제품이나 기술의 구조와 작동 방식을 구체적으로 정리해야 합니다.
그다음 상대방 특허의 청구항과 해당 제품을 구성요소별로 비교한 설명서와 도면 등을 제출합니다.
심판이 청구되면 상대방은 답변서와 관련 자료를 제출할 수 있으며, 심판부는 양측의 주장과 증거를 검토해 해당 제품이 특허권의 권리 범위에 속하는지를 판단합니다.
다만 권리 범위에 속한다는 판단을 받았다고 해서 곧바로 제품 판매가 금지되거나 손해배상액이 결정되는 것은 아닙니다.
권리범위확인심판은 특정 제품이 특허권의 범위에 포함되는지만을 확인하는 절차입니다.
따라서 심결 결과는 경고장 대응이나 당사자 간 협상, 제품 변경, 이후 침해소송의 방향을 정하는 자료로 활용할 수 있습니다.
2. 특허와 다른 점이 있다면 침해를 피할 수 있나요?
먼저 상대방 특허의 청구항을 구성요소별로 나눈 뒤, 실제 제품에 각각의 구성이 포함돼 있는지를 비교해야 합니다.
예를 들어 특허청구항에 본체, 감지 센서, 제어장치가 필수 구성으로 적혀 있는데 실제 제품에는 감지 센서가 없고 전혀 다른 방식으로 작동한다면 권리 범위에 포함되지 않을 가능성이 있습니다.
반면 부품의 위치나 명칭만 달라졌을 뿐 같은 방식으로 작동하고 같은 효과를 낸다면, 단순한 변경만으로 권리범위를 벗어났다고 단정하기 어렵습니다.
따라서 제품을 비교할 때는 다음 사항을 살펴봐야 합니다.
- 청구항에 적힌 필수 구성요소
- 각 구성요소의 연결 관계
- 각 구성요소에 대응하는 제품의 부품과 기능
- 서로 다른 부분의 작동 방식
- 변경으로 인해 발생하는 기술적 차이
특허권의 보호범위는 기본적으로 특허청구범위를 기준으로 정해지므로, 특허공보의 도면이나 제품 외형만 비교해서는 정확한 판단이 어렵습니다.
결국 외형상 다른 부분이 있다는 사실보다, 특허청구항의 어떤 구성이 빠지거나 변경됐고 그 차이로 작동 원리와 효과가 실제로 달라지는지를 확인해야 합니다.
3. 권리범위확인심판을 청구하려면 무엇을 준비해야 하나요?
가장 먼저 상대방 특허와 비교할 제품이나 기술을 구체적으로 정리해야 합니다. 이처럼 심판에서 특허발명과 비교하는 제품이나 기술을 ‘확인대상발명’이라고 하죠.
심판부는 당사자가 설명서와 도면 등을 통해 특정한 확인대상발명을 기준으로, 해당 제품이 특허의 권리범위에 포함되는지를 판단합니다.
따라서 확인대상발명에 제품의 핵심 구조와 부품 간 연결 관계, 작동 방식이 제대로 반영되지 않으면 상대방 특허와 정확하게 비교하기 어렵죠.
이를 위해 다음과 같은 자료를 준비할 수 있습니다.
- 제품 실물과 각 부분의 사진
- 설계도와 부품 구성도
- 제품 사양서와 사용설명서
- 제품의 작동 과정을 확인할 수 있는 자료
- 홈페이지와 카탈로그에 게시된 제품 설명
유의할 점은 제출한 내용이 실제 분쟁 대상이 되거나 출시하려는 제품과 달라서는 안 된다는 것입니다.
실제 제품과 다른 내용을 대상으로 유리한 판단을 받더라도, 이후 실제 제품을 둘러싼 침해분쟁에서는 같은 판단이 적용되지 않을 수 있기 때문이죠.
따라서 심판을 청구하기 전에는 분쟁 대상 제품의 구조와 작동 방식을 정확히 정리하고, 상대방 특허와 비교할 부분이 빠짐없이 반영됐는지 확인해야 합니다.
권리범위확인심판은 제품이 상대방 특허와 비슷해 보이는지에 대한 단순한 의견을 받는 절차가 아닙니다.
특허권자라면 특허청구항의 각 구성이 상대방 제품에 어떻게 대응하는지를 설명해야 하며, 경고장을 받은 기업이라면 어떤 필수 구성요소가 빠져 있거나 다른 방식으로 작동하는지를 제시해야 합니다.
이미 특허침해 경고장을 받았거나 경쟁사 제품을 상대로 대응을 준비하고 있다면, 이러한 비교 없이 섣불리 침해 여부를 단정해서는 안 됩니다.
전문가와 특허청구항 및 실제 제품을 비교한 뒤 권리범위확인심판, 특허무효심판, 침해소송 등 상황에 필요한 대응 방향을 정해보시길 바랍니다.
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