칼럼
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특허분할출원 기회를 놓치면 다시는 활용할 수 없습니다
많은 대표님께서 비용과 시간 효율을 위해 여러 기술을 하나의 출원에 모두 담아 진행하려는 경우가 많습니다.
“어차피 하나의 제품에 들어가는 기술인데 한 번에 출원해도 되지 않을까?”라고 생각하는 것이죠.
하나의 출원에 여러 기술을 담았다고 해서, 각 기술이 모두 독립된 특허권으로 확보되는 것은 아닙니다.
만일 심사 과정에서 함께 담긴 기술들이 관련성이 부족하다 판단되면 일부 기술을 청구항에서 제외해야 할 수 있어 별도로 보호해야 할 핵심 기술이 권리화되지 못한 채 남을 가능성도 있고요.
혹은 각 기술을 독립된 권리로 확보하는 편이 사업상 훨씬 유리한 경우도 있습니다.
이런 상황에서 검토할 수 있는 절차가 특허분할출원입니다.
다만 분할출원은 필요하다고 언제든 선택할 수 있는 절차가 아닙니다. 정해진 시기에 진행해야 하며, 분리하려는 기술도 최초 명세서와 도면에 충분히 기재돼 있어야 하죠.
그렇다면 여러 기술을 출원할 때 비용을 줄이려면 어떻게 해야 하며, 특허분할출원은 언제 효과적으로 활용할 수 있을까요?
지금부터 특허분할출원이 필요한 상황과 인정 요건, 놓치지 말아야 할 시기를 차례로 살펴보겠습니다.
1.왜 한 출원이 아니라 나누는 게 좋은건가요?
특허분할출원은 둘 이상의 발명을 하나의 출원으로 진행한 뒤, 그중 일부를 별도의 특허출원으로 나누는 절차입니다.
이 제도는 단순히 특허 건수를 늘리기 위해 존재하는 것은 아닙니다.
하나의 출원에 서로 다른 발명이 포함돼 발명의 단일성 문제가 제기됐을 때 일부 발명을 분리하거나, 사업상 별도 보호가 필요한 부분을 독립된 권리로 확보하도록 마련된 절차입니다.
예를 들어 자동화 장치의 기계적 구조와 제어 방법을 하나의 명세서에 담았다고 가정해 보겠습니다.
이때 심사 과정에서 두 기술을 하나의 발명으로 보기 어렵다는 판단을 받으면, 일부 기술을 분할해 원출원의 거절 이유를 해소하면서 별도의 심사를 이어갈 수 있습니다.
반드시 심사상 문제가 생긴 상황이 아니더라도 활용 여지는 있습니다.
현재 판매하는 장치 구조와 향후 라이선스 대상이 될 제어 기술의 사업적 역할이 다르다면, 각각의 권리로 관리하는 편이 투자실사나 기술이전에서 유리할 수 있기 때문입니다.
2. 최초 명세서에서 잠시 언급했다면 분할이 가능한 건가요?
가장 중요한 기준은 분할하려는 발명이 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 범위 안에 있는지입니다.
분할출원은 최초 출원에 들어 있던 발명을 나누는 절차이지, 부족했던 명세서를 확장하기 위한 절차가 아닙니다.
따라서 실무에서는 분할출원의 각 구성요소가 최초 명세서와 도면에서 확인되는지, 여러 실시 예에 흩어진 구성을 임의로 조합한 것은 아닌지 살펴봅니다.
해당 조합이 출원 당시 하나의 기술적 의미를 가진 형태로 제시됐는지도 중요한 판단 요소입니다.
가령 원출원에는 센서의 종류와 기본 작동만 기재돼 있는데, 분할출원에서 새로운 분석 알고리즘과 제어 순서를 핵심 구성으로 넣었다면 신규사항 추가로 판단될 가능성이 있죠.
이 경우 분할출원이 거절되거나 원출원일의 이익을 인정받지 못할 수 있습니다. 결과적으로 법이 정한 범위를 벗어난 분할출원이라 거절 이유를 통지받게되는겁니다.
반대로 최초 명세서에 여러 제어 방식과 변형 예, 구성 간 작동 관계가 구체적으로 설명돼 있다면 그중 일부를 독립된 발명으로 구성할 여지가 생깁니다.
결국 분할 가능성은 분할출원서를 작성하는 시점보다 최초 명세서를 설계하는 단계에서 상당 부분 결정되는 셈입니다.
3. 특허분할출원, 어떻게 진행해야하나요?
분할할 내용이 있더라도 법에서 정한 기간을 놓치면 특허분할출원의 이점을 활용할 수 없습니다.
현행 특허법상 분할출원은 명세서나 도면을 보정할 수 있는 기간, 특허거절결정 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내, 또는 특허결정 등본 등을 송달받은 날부터 3개월 이내에 할 수 있습니다.
특허결정 뒤에는 설정등록이 이루어지기 전이어야 하므로 결정서를 받은 뒤 등록료 납부 일정도 함께 확인해야하고요.
따라서 거절이유통지서를 받은 시점에는 의견서와 보정서만 준비할 것이 아니라, 별도로 남겨야 할 발명이 있는지도 검토해야 합니다.
그리고 2025년 7월부터 의견서 제출 지정기간이 4개월로 확대됐지만, 실제 마감일은 각 통지서에 적힌 날짜를 기준으로 확인해야 합니다.
분할 출원 시 사업 일정도 같은 기준에서 살펴볼 필요가 있습니다.
후속 제품 출시, 투자실사, 기술이전 협상이나 경쟁사 제품의 등장 가능성이 있다면 어떤 기술을 언제 독립된 권리로 확보할지 먼저 정해야 하는 것이죠.
예를 들어 현재 제품의 구조 청구항은 등록 가능성이 높지만 핵심 제어 방식에는 추가 검토가 필요하다면, 구조 기술의 심사는 유지하면서 제어 기술을 분할하는 방향을 고려할 수 있습니다.
당장은 한 건의 출원으로 충분해 보여도 심사 결과와 사업 계획을 검토한다면 생각이 달라질 수 있습니다.
다만 최초 명세서에 분할 근거가 없거나 법정 기간을 놓친 뒤에는 “이제 별도 권리가 필요하다”는 사정만으로 되돌리기 어렵습니다.
따라서 원출원의 최초 명세서와 도면, 현재 청구항, 심사 진행 단계와 후속 제품 계획을 함께 확인하고, 분할출원이 필요한데 기한을 놓치지 않도록 유의해야하죠.
특허출원을 앞두고 여러 기술을 출원할 예정이거나, 이미 진행 중인 출원에서 일부 기술을 별도로 확보해야한다면 시기를 놓치기 전에 변리사를 찾아 분할출원의 실익부터 검토받아 보시길 바랍니다.
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