칼럼
테헤란은 법적 지식을 공유하여 고객님들께 한걸음 더 다가갑니다.
상표등록변리사 없이 셀프 출원해도 괜찮을까?
“직접 신청하면 수수료를 아낄 수 있다는데, 혼자 해도 괜찮을까요?”
상표등록변리사에게 맡길지 고민하시는 분이라면 충분히 하실 수 있는 질문입니다.
사업 초기에 지출할 곳이 많은 만큼, 직접 처리할 수 있는 일은 해보려는 것이 당연하죠.
실제로 본인이 출원하는 데 법적인 문제는 없습니다.
다만 접수 화면을 채우는 일보다 어려운 것은 이 이름으로 진행해도 되는지, 어떤 상품을 넣어야 하는지 판단하는 일입니다.
서류를 제출한 뒤에는 선택을 되돌리기 어려운 부분도 있습니다.
직접 준비하실 계획이라면, 접수 방법과 함께 그 한계도 알고 시작하셔야 합니다.
1. 상표출원, 직접 해도 문제없을까요?
특허로에서 특허고객번호를 발급받고 전자출원에 필요한 준비를 마치면 대리인 없이 신청할 수 있습니다.
관납료의 산정 기준도 직접 진행하는지, 변리사에게 맡기는지에 따라 달라지지 않습니다.
다만 누구나 혼자 준비해도 괜찮을 정도로 쉽다는 이야기는 아닙니다.
같은 이름이 검색되지 않아 신청했는데, 발음이 비슷한 선행상표 때문에 거절이유를 받을 수 있습니다.
등록을 마쳤더라도 실제 판매하는 상품을 빠뜨렸다면, 정작 필요한 곳에서 보호받기 어려울 수 있고요.
접수 당시에는 문제가 없어 보여도, 심사를 받거나 권리를 행사하려는 단계에서 잘못된 판단이 드러날 수 있는 것입니다.
특히 지역명이나 업종명이 들어간 이름은 특정 업체를 구별할 수 있는 표현인지 살펴야 합니다.
문자와 로고를 함께 사용할 예정이라면 무엇을 어떤 형태로 보호할지, 여러 품목으로 사업을 넓힐 계획이라면 어디까지 지정상품에 담을지도 검토해야 하죠.
이런 경우에는 서류부터 제출하기보다 변리사와 준비 방향을 정하는 편이 좋습니다. 이름을 바꿔야 할 가능성은 없는지, 사업에 필요한 항목이 빠지지는 않았는지 미리 짚어볼 수 있기 때문입니다.
직접 접수하는 방법은 알겠는데 이 이름으로 진행해도 되는지는 확신이 서지 않는다면, 바로 그 판단부터 전문가와 함께해 보시기 바랍니다.
2. 셀프 출원에서 가장 위험한 주의사항은 무엇일까요?
처음 출원을 하시면서 상표등록변호사의 도움도 없이 진행하신다면 빠뜨린 내용이 있으면 나중에 고치면 된다고 생각하기 쉽습니다.
하지만 상표는 출원 후 이름이나 지정상품을 자유롭게 바꿀 수 없습니다.
보정은 처음 출원의 범위를 벗어나지 않는 범위에서 제한적으로 허용됩니다.
이름이나 로고를 실질적으로 바꾸거나 보호할 품목을 추가하려면 별도의 출원 절차가 필요할 수 있고, 새로 신청한 부분은 기존 접수일의 순위를 그대로 가져갈 수 없죠.
이 때문에 처음 준비할 때 특히 놓치지 말아야 할 것들이 있습니다.
직접 만든 제품에 이름을 붙이는 것과 그 이름으로 소매업을 운영하는 것은 검토할 범위가 다를 수 있습니다.
상품류 하나를 선택했다는 이유만으로 그 안의 모든 품목이 보호되는 것도 아니므로, 실제 판매하거나 제공할 항목이 들어 있는지 확인해야 합니다.
상품의 품질이나 성질, 산지 등을 설명하는 표현만으로 구성했다면 특정 업체를 구별하는 표지로 인정받기 어려울 수 있습니다.
소비자가 이해하기 쉬운 이름과 독점할 수 있는 이름은 다를 수 있다는 뜻입니다.
같은 철자가 없더라도 발음이나 의미가 비슷한 이름이 먼저 출원되어 있을 수 있습니다. 검색어 하나로 결과가 나오지 않았다는 이유만으로 사용을 결정하기는 어렵죠.
이런 문제는 접수 당시에는 드러나지 않다가 심사 중에 확인되기도 합니다. 그사이 간판과 포장재를 제작하고 홍보까지 시작했다면, 이름을 바꿀 때의 부담은 더 커질 것입니다.
수수료를 절약하려던 선택이 재출원이나 브랜드 변경으로 이어지지 않도록, 나중에 고치기 어려운 부분부터 점검하는 것이 중요합니다.
3. 의견제출통지, 상표등록변리사 없이 대응할 수 있을까요?
이미 직접 출원한 뒤 의견제출통지서를 받으셨다면, 우선 어떤 이유가 적혀 있는지부터 확인하셔야 합니다. 통지를 받았다는 사실만으로 최종 거절이 확정된 것은 아닙니다.
지정상품의 표현이 불명확하다는 지적이라면 허용되는 범위에서 명칭을 정리해 해소할 수 있습니다.
이처럼 보완할 내용이 비교적 분명한 경우와, 이름 자체의 식별력이나 선행상표와의 유사성이 문제 된 경우는 접근이 다릅니다.
후자의 경우에는 단순히 “다른 이름입니다”라고 설명하는 것만으로 부족합니다.
어떤 부분에서 구별되는지, 실제 거래에서 소비자가 혼동할 가능성이 있는지 등을 근거와 함께 제시해야 하죠. 의견서로 다툴 것인지, 충돌하는 지정상품을 정리할 것인지도 판단해야 합니다.
인용된 선등록 상표가 사용되지 않는 것으로 보인다면 불사용취소심판을 검토할 수도 있습니다. 다만 별도 절차가 필요한 만큼, 예상 기간과 비용까지 함께 따져 선택해야 합니다.
여기서 중요한 것은 통지서에 정해진 대응 기한과, 대응 후에도 남겨야 할 사업 범위입니다.
서둘러 지적된 상품을 모두 삭제하면 절차는 단순해질 수 있어도 정작 필요한 품목을 놓칠 수 있습니다. 반대로 근거 없이 기존 주장만 반복하면 거절이유를 해소하기 어렵고요.
거절결정 이후에도 요건에 따라 재심사나 불복심판을 검토할 수 있지만, 추가 절차와 부담이 생깁니다.
처음 통지를 받았을 때부터 상표등록변리사와 대응 방향을 충분히 살펴야 하는 이유입니다.
직접 출원할지 결정할 때는 아낄 수 있는 수수료와 함께, 잘못 판단했을 때 다시 준비해야 할 일도 생각해 보셨으면 합니다.
대표님이 모든 심사 기준을 익히실 필요는 없습니다. 다만 이름을 바꾸기 어려운 단계라면, 접수 전에 전문가의 검토를 받아볼 이유는 충분합니다.
특허법인 테헤란은 준비 중인 상표와 사업 범위를 함께 살펴, 그대로 진행할 부분과 보완할 부분을 설명해 드립니다.
이미 통지를 받으셨다면 거절이유와 현재 서류를 기준으로 대응 방향을 검토할 수 있고요.
어디까지 직접 준비하고, 어느 대목에서 도움을 받아야 할지 고민되신다면 테헤란과 이야기해 보시죠. 변리사가 곧바로 현 상황을 검토해 드리겠습니다.
