칼럼
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특허양도계약서 서명 전 확인해야 할 3가지
대표 개인 명의로 등록한 특허를 법인으로 옮기거나, 다른 기업이 보유한 특허를 매입하려 할 때 특허양도계약서를 작성하게 됩니다.
이때 많은 대표님이 계약서에 당사자와 특허등록번호, 양도 대금만 적으면 거래가 끝난다고 생각하시다가 큰 실수를 하시곤 하시죠.
“특허를 넘기는 거래라면 특허양도계약서만 작성하면 될까요?”
“양도 대금을 모두 지급하면 특허권자도 바로 바뀌는 걸까요?”
“특허 한 건을 양수하면 제품에 필요한 기술까지 모두 확보한 것으로 볼 수 있을까요?”
세 질문은 모두 특허양도계약의 대상과 권리 이전, 실제 사업 활용 범위와 연결되는 이야기입니다.
이 부분들을 간과하면 계약의 성격이나 양도 범위를 잘못 정해 불필요한 비용을 부담하거나, 대금을 지급하고도 사업에 필요한 권리를 확보하지 못할 수 있죠.
지금부터 특허양도계약서 작성 전 살펴봐야 할 세 가지 필수 확인사항들을 알아보겠습니다.
1. 필요한 게 특허인가요, 특허의 사용 인가요?
등록된 특허권은 양도계약을 체결한 뒤 권리이전등록까지 마쳐야 권리자가 바뀝니다.
반면 특허권 자체를 넘겨받지 않고 기술만 사용하려는 경우에는 특허실시권 계약을 체결합니다.
기존 특허권자는 권리를 유지하고, 다른 기업은 계약에서 정한 범위에서 기술을 사용하게 되죠.
예를 들어 다른 기업의 기술을 특정 제품에 일정 기간 적용하려는 목적이라면 특허양도계약으로 특허권 전체를 매입하기보다 실시권 계약이 적합할 수 있습니다.
반대로 대표 개인 명의의 특허를 회사 자산으로 정리하거나, 해당 특허에 관한 의사결정권을 회사가 보유하려 한다면 특허권 양도가 필요한 상황이고요.
간혹 이 부분에 혼동이 생겨 곤란한 상황을 겪는 대표님들이 많기에 주의하셔야 합니다.
그리고 현재 권리가 등록된 특허인지 심사 중인 출원인지도 확인해야 합니다.
만일 심사 중인 특허출원을 넘기는 경우에는 아직 특허권이 발생하지 않았으므로 출원인변경신고로 진행해야 합니다.
따라서 등록된 특허권인지 심사 중인 출원인지, 권리 자체가 필요한지 일정 범위의 사용권만 필요한지부터 구분해야 합니다.
2. 특허양도계약서에는 무엇을 적어야 하나요?
특허양도계약서에서는 먼저 양도 대상을 정확하게 특정해야 합니다.
발명의 명칭만 적거나 ‘관련 특허 일체를 양도한다’고 작성하면 계약 이후 어느 권리까지 포함되는지를 두고 의견이 달라질 수 있습니다.
따라서 특허등록번호 또는 출원번호를 적고, 권리 전부를 넘기는지 일부 지분만 넘기는지를 분명하게 정해야 합니다.
특허 외에 제품 생산에 필요한 기술자료를 함께 제공받을 것인지도 필요에 따라 별도로 살펴봐야 하고요.
만일 이러한 자료가 거래 목적에 필요하다면 제공 범위와 전달 시점을 계약서에 반드시 별도기재하여야 분쟁을 예방할 수 있습니다.
그리고 사업에 있어 중요한 계약인 만큼, 사업 상황에 맞춘 양도 대금과 권리이전등록의 순서도 중요합니다.
양수인은 대금을 먼저 지급했는데 양도인이 이전등록 서류를 주지 않는 상황이 걱정될 수 있고, 양도인에게는 권리를 먼저 넘긴 뒤 잔금을 받지 못하는 문제가 생길 수 있기 때문이죠.
따라서 계약서에는 다음 내용을 명확하게 정하는 편이 좋습니다.
- ● 양도하는 특허의 등록번호 또는 출원번호
- ● 양도 대금과 계약금·잔금 지급 시점
- ● 권리이전등록 신청 시점
- ● 필요한 서류의 제공 기한
- ● 이전등록 비용의 부담 주체
- ● 상대방이 약속을 지키지 않았을 때의 처리 방법
만약 특허를 넘긴 뒤에도 양도인이 같은 기술을 계속 사용할 예정이라면 사용 가능한 제품과 기간도 따로 정해야 합니다.
전부 양도한 뒤 별도 약정 없이 동일한 기술을 계속 사용하면 양수인과 분쟁이 생길 수 있죠.
3. 계약 전에 또 특허양도계약서에서 무엇을 확인해야 하나요?
특허양도계약서를 작성하기 전에는 반드시 계약 상대방이 실제 권리자인지부터 확인해야 합니다.
현재 특허권자와 공유 여부, 권리 이전에 영향을 줄 수 있는 등록사항은 특허등록원부에서 확인할 수 있습니다.
이때 해당 특허가 현재 유효한지, 다른 기업이 이미 해당 기술을 사용할 권리를 갖고 있는지, 계약 대상 특허가 양수인의 제품을 실제로 보호할 수 있는지를 중점적으로 살펴봐야 합니다.
여기서 중요한 점은 특허의 보호범위를 특허청구항을 기준으로 판단한다는 것입니다.
따라서 특허의 명칭이 양수하려는 제품과 비슷해 보여도 청구항에 제품의 핵심 구조나 작동 방식이 포함돼 있지 않다면 기대한 범위로 활용하기 어려울 수 있죠.
예를 들어 대표 개인 명의로 장치 특허를 보유하고 있지만 회사 제품의 핵심 기능이 별도의 제어기술에 있다면, 장치 특허만 법인으로 이전해서는 권리 정리가 끝나지 않을 수 있습니다.
실무에서는 특허등록원부와 청구항을 실제 제품 구성과 대조해 계약 대상 특허가 제품 판매와 기술이전에서 어떤 역할을 하는지 확인합니다.
인터넷에서 내려받은 기본 양식으로도 특허양도 거래의 기초 내용은 정리할 수 있습니다.
그러나 사업에 필요한 특허가 모두 포함됐는지, 대금과 이전등록을 어떤 순서로 진행할지, 양도 후 누가 기술을 사용할 수 있는지까지 기본 양식만으로 판단하기는 어렵습니다.
따라서 계약 전에는 세 가지를 먼저 확인해야 합니다.
지금 넘기려는 대상이 등록된 특허권인지 심사 중인 출원인지, 계약서에 적힌 특허가 실제 사업에 필요한 권리인지, 대금 지급과 권리이전등록의 조건이 명확한지입니다.
필요한 특허나 기술자료가 계약 대상에서 빠진 사실을 뒤늦게 알게 되면, 이미 지급한 대금이나 사업 양수도 조건을 다시 조정해야 할 수 있습니다.
이 과정에서 제품 출시나 투자 일정까지 영향을 받을 가능성도 있고요.
따라서 개인 명의 특허를 법인으로 이전하거나 다른 기업의 특허를 매입하려 한다면, 양도 대상과 권리이전등록 조건이 실제 거래 목적에 맞는지 등을 더 치밀하게 확인해야 합니다.
만일 양도 대상과 권리 범위를 스스로 판단하기 어렵다면, 계약을 마치기 전에 변리사와 특허의 현재 상태와 제품 적용 범위, 계약서의 적합성을 검토해보시길 바랍니다.
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